df-mp - News

Leserin Auf dieser Seite finden Sie Informationen über beachtenswerte Entwicklungen im gewerblichen Rechtsschutz und erfahren nennenswerte Neuigkeiten über unsere Patentanwaltskanzlei.

df-mp – Aktuell

Großer Andrang beim df-mp-Seminar "Das Erlangen robuster Patente in den USA und Europa und deren Durchsetzung" am 27. & 28. Mai 2009 im Hotel "Le Meridien" in München.

Über 130 interessierte Teilnehmer aus Industrie und universitärem Bereich kamen, um die Referenten der Kanzlei df-mp zu aktuellen Themen des US-amerikanischen und Europäischen Patentrechts zu hören, unter anderem betreffend

> Unterschiede zwischen US-Patentrecht und europäischem Patentrecht
> Konsequenzen für eine erfolgreiche Anmeldestrategie
> Trends in der aktuellen Rechtsprechung
> Geeignete Anspruchsformulierungen anhand praktischer Beispiele
> Diskussion fachspezifischer Fragen mit Prüfern des Europäischen Patentamts

Die Teilnehmer nutzten die Chance, in komprimierter Form aktuelle Informationen zu erhalten und sich sowohl mit den Mitgliedern der Kanzlei df-mp als auch mit anderen Teilnehmern auszutauschen.

Seminareindrücke
Impressionen vom df-mp-Seminar

Wir bedanken uns bei allen Gästen und Referenten für ihre Teilnahme und freuen uns über die ausnahmslos positive Resonanz zur Veranstaltung. Dies ermutigt uns, auch in Zukunft weitere Veranstaltungen dieser Art interessierten Teilnehmern anzubieten.

Unsere Referenten stehen den Teilnehmern selbstverständlich auch nach der Veranstaltung für Fragen und ggf. Beratung zu spezifischen Rechtsfragen zur Verfügung.

df-mp – IP News

Die Praxis beim Einreichen europäischer Teilanmeldungen wird sich ab dem 1. April 2010 grundlegend ändern

Derzeit können Teilanmeldungen aus einer europäischen Patent(stamm)anmeldung solange herausgetrennt und eingereicht werden, wie die Stammanmeldung anhängig ist. Eine europäische Patentanmeldung gilt bis zur Veröffentlichung der Erteilung eines Patents im Europäischen Patent Bulletin als anhängig. Dementsprechend können Teilanmeldungen zu jedem Zeitpunkt vor Erteilung der Stammanmeldung eingereicht werden (sogenannte "freiwillige Teilanmeldungen").

Dies wird sich grundlegend ändern. Insbesondere wird das Europäische Patentamt (EPA) die bisherige Praxis beim Einreichen europäischer Teilanmeldungen im Rahmen seines Projekts "Raising the Bar", dessen Ziel es ist, die Gesamtqualität zu verbessern und die Rechtssicherheit zu verstärken, grundlegend ändern. In seinem Arbeitspapier CA-145/08 kritisiert das EPA den Rechtsmissbrauch bei Teilanmeldungen, die dazu benutzt würden, das Prüfungsverfahren einer Stammanmeldung zu "wiederholen". Als Beispiel führt das EPA an, dass ein Anmelder einen Tag vor einer mündlichen Verhandlung eine zur Stammanmeldung identische Teilanmeldung einreichen kann, d.h. bevor eine Zurückweisung der Stammanmeldung erfolgen könnte. Wenn nun in der mündlichen Verhandlung die Zurückweisung erfolgt, kann der Anmelder einfach die Teilanmeldung weiterverfolgen anstatt gegen die negative Entscheidung der Prüfungsabteilung Beschwerde einzulegen. Darüber hinaus würde diese Vorgehensweise dem Anmelder gestatten, selbst im Fall einer eingelegten Beschwerde und der Bestätigung der Zurückweisung der Patentanmeldung durch eine Beschwerdekammer, denselben technischen Sachverhalt nochmals prüfen zu lassen. Nach Meinung des EPA könnte der Anmelder diese Strategie immer wieder wiederholen.

Dementsprechend hat der Verwaltungsrat des EPA angekündigt, dass es im Hinblick auf eine neue Regel 36 EPÜ ab dem 1. April 2010 nicht mehr möglich sein wird, die oben beschriebene Praxis beim Einreichen von Teilanmeldungen zu verfolgen, da die neue Regel die Möglichkeit, sogenannte "freiwillige Teilanmeldungen" einzureichen, massiv einschränken wird.

Die neue Regel 36 EPÜ wird Anmelder auf zwei Arten beim Einreichen von Teilanmeldungen einschränken.

1. Teilanmeldungen können nur bis zum Ablauf einer Frist von 24 Monaten, berechnet ab der ersten Mitteilung einer Prüfungsabteilung betreffend die früheste Anmeldung (Stammanmeldung), eingereicht werden.

Wie das Europäische Patentamt kürzlich klargestellt hat, ist unter der "ersten Mitteilung" der Prüfungsabteilung ein Prüfbescheid gemäß Art. 94(3) EPÜ oder gegebenenfalls einer Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ (mit der das Amt erklärt ein Patent auf der Grundlage der anhängigen Unterlagen zu erteilen) zu verstehen. Entgegen früherer Mutmaßungen sind also weder die schriftliche Stellungnahme zur Patentfähigkeit, die dem europäischen Recherchenbericht gemäß Regel 70 EPÜ beigefügt ist, noch, falls das EPA während der Internationalen Phase als ISA oder IPEA fungiert hat, die Mitteilung gemäß Regel 161/162 EPÜ, die kurz nach dem Eintritt der regionalen Phase versandt wird und den Anmeldern die Möglichkeit bietet, unter anderem die während der PCT-Phase verfolgten Ansprüche zu ändern als eine "erste Mitteilung" im Sinne der neuen Regel 36 EPÜ anzusehen, die die 24-Monatsfrist in Gang setzt.

Als weitere Maßnahme in seinem Projekt "Raising the Bar" wird das EPA zusätzlich eine neue Regel 70(a) EPÜ einführen, die Anmelder einlädt, die Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen innerhalb einer vorgegebenen Frist (üblicherweise 2 Monate) zu ändern.

Genauso wird das EPA die Regel 161/162 EPÜ entsprechend dahingehend ändern, dass Anmelder aufgefordert werden, die während der Internationalen PCT-Phase in der schriftlichen Stellungnahme der ISA (Kapitel I PCT) oder, falls anwendbar, im IPRP (Kapitel II PCT) erhobenen Mängel innerhalb einer Frist von einem Monat zu beheben.

Falls die Anmelder dieser Aufforderung nicht nachkommen, könnten ihre Möglichkeiten, die Ansprüche im weiteren Verlauf des Prüfungsverfahrens zu ändern, im Hinblick auf Änderungen der Regel 137(4) EPÜ eingeschränkt werden. Insbesondere schlägt das EPA in seinem Arbeitspapier CA/PL 14/08 vor, diese Regel so zu ändern, dass das Recht des Anmelders, die Anmeldung nach Erhalt der ersten Mitteilung durch die Prüfungsabteilung zu ändern, in das Verfahrensstadium der Beantwortung der Stellungnahme zur Patentfähigkeit, die dem Europäischem Recherchenbericht beigefügt ist, oder, falls anwendbar, in das Verfahrensstadium der Beantwortung der schriftliche Stellungnahme der ISA oder des IPRP verschoben wird.

2. Falls die Prüfungsabteilung eine Mitteilung erlassen hat, in der beanstandet wird, dass die frühere Anmeldung nicht den Einheitlichkeitserfordernissen von Artikel 82 EPÜ genügt, haben Anmelder 24 Monate Zeit, Teilanmeldungen als Reaktion auf die Nicht-Einheitlichkeit einzureichen (sogenannte verpflichtende Teilanmeldungen). Die 24-Monatsfrist wird ab dem Datum der Mitteilung der Prüfungsabteilung berechnet.

Es wird Übergangsbestimmungen geben, die die Frist zur Einreichung von Teilanmeldungen verlängern, die aus am 1. April 2010 anhängigen Patentanmeldungen herausgeteilt werden können. Insbesondere schlägt das EPA vor:

falls die Fristen zum Einreichen von Teilanmeldungen bereits bei der Einführung der neuen Regel 36 EPÜ abgelaufen ist, können Teilanmeldungen noch innerhalb von 6 Monaten ab diesem Tag eingereicht werden;

falls Fristen am 1. April 2010 laufen sollten, werden sie noch für mindestens 6 Monate verlängert.

Eine geänderte Version der Regel 135 EPÜ wird auf die Übergangsfristen anwendbar sein, d.h. die zuvor genannten Fristen werden von der Weiterbehandlung ausgeschlossen sein, sind jedoch wieder einsetzbar.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Anmelder im Hinblick auf die Änderungen zum Einreichen von Teilanmeldungen ihre zukünftige Strategie für das Erteilungsverfahren sorgfältig überdenken und bereits jetzt beginnen sollten, ihre Patentportfolien hinsichtlich der Frage zu evaluieren, ob es bereits zum jetzigen Zeitpunkt im Hinblick auf die kurzen Übergangsfristen sinnvoll wäre, Teilanmeldungen einzureichen. Falls Sie zur geänderten Praxis beim Einreichen von Teilanmeldungen Fragen haben sollten, können Sie sich gerne an uns wenden.

Der Bundesgerichtshof überarbeitet den "Neuheitstest" im Bereich der Chemie-Erfindungen in Eli Lillys "Olanzapin"-Fall

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat nach mündlicher Verhandlung am 16. Dezember 2008 eine frühere Entscheidung des Bundespatentgerichts aufgehoben, in der der deutsche Teil von Eli Lillys europäischem Patent EP 454 436-B1 betreffend Olanzapin (Zyprexa®) für nichtig erklärt worden war. Die von den interessierten Kreisen mit Spannung erwartete schriftliche Entscheidung ist mittlerweile hier verfügbar.

Die "Olanzapin" Entscheidung ist insoweit bemerkenswert als sie

die korrekte Anwendung des Neuheitstests erläutert und die Grundsätze der früheren Entscheidung "Elektrische Steckverbindung" in den Kontext von Chemie-Erfindungen stellt;
den früheren Ansatz der "Fluoran"-Entscheidung aufgibt, nach dem eine allgemeine chemische Formel grundsätzlich so auszulegen sei, dass sie alle unter sie fallenden Einzelverbindungen offenbart, und somit die deutsche Praxis in Übereinstimmung mit der Praxis des europäischen Patentamts (EPA) im Chemiebereich bringt, die eine neuheitsschädliche Vorwegnahme nur dann annimmt, wenn eine beanspruchte Verbindung das zwangsläufige Ergebnis eines bekannten Verfahrens ist oder in "individualisierter" Form vorbeschrieben wurde;
zustimmend auf die Rechtsprechung des EPA zur Neuheit von Stereoisomeren verweist und damit andeutet, dass der BGH dem allgemeinen Ansatz des EPA auch in diesem speziellen Bereich der Chemie folgen wird;
dem "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" des EPA offenbar nach wie vor mit einer gewissen Zurückhaltung begegnet.

Nachstehend werden die Erwägungen des BGH näher beleuchtet.

Nach Ansicht des BGH erfordert die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorveröffentlichung neuheitsschädlich getroffen ist, die Ermittlung des Gesamtinhalts der Vorveröffentlichung. Maßgeblich ist, welche technische Information dem Fachmann offenbart wird. Der Offenbarungsbegriff ist dabei kein anderer, als er auch sonst im Patentrecht zugrunde gelegt wird. Zu ermitteln ist deshalb nicht, in welcher Form der Fachmann etwa mit Hilfe seines Fachwissens eine gegebene allgemeine Lehre ausführen kann oder wie er diese Lehre gegebenenfalls abwandeln kann, sondern ausschließlich, was der Fachmann der Vorveröffentlichung als den Inhalt der gegebenen (allgemeinen) Lehre entnimmt.

Gemäß der "Olanzapin"-Entscheidung wurde dies in der früheren Rechtsprechung des BGH und des EPA auch dahingehend ausgedrückt, dass maßgeblich ist, was aus fachmännischer Sicht einer Schrift "unmittelbar und eindeutig" zu entnehmen ist.

Die Entscheidung stellt klar, dass dieser Ansatz nicht in Widerspruch zu den in der Entscheidung "Elektrische Steckverbindung" entwickelten Grundsätzen steht. In diesem Falle hatte es der BGH für unabdingbar gehalten, im Hinblick auf den Zweck der Neuheitsprüfung (nämlich Doppelpatentierungen zu vermeiden), den Begriff des neuheitsschädlich Offenbarten über den "reinen Wortlaut" hinaus auszudehnen. Laut BGH zielt die Erfassung desjenigen, was in den Merkmalen des Patentanspruchs und im Wortlaut der Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt, aus Sicht des Fachmanns jedoch nach seinem allgemeinen Fachwissen für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverständlich oder unerlässlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf, nicht auf eine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen ab, sondern, nicht anders als bei der Ermittlung des Wortsinns eines Patentanspruchs, auf die Ermittlung des Sinngehalts, d.h. derjenigen technischen Information, die der fachkundige Leser der jeweiligen Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens entnimmt. Nichts anderes gilt laut BGH für die in "Elektrische Steckverbindung" weiterhin in den Offenbarungsgehalt einbezogenen Abwandlungen, die nach dem Gesamtzusammenhang der Schrift für den Fachmann derart naheliegen, dass sie sich ihm bei aufmerksamer, weniger auf die Worte als ihren erkennbaren Sinn achtender Lektüre ohne weiteres erschließen, so dass er sie gewissermaßen in Gedanken gleich mitliest, auch wenn er sich dessen nicht bewusst ist. Das Wort "naheliegen" mag in diesem Zusammenhang vordergründig auf den Äquivalenzbereich hinweisen. Der Begriff des Mitlesens macht laut BGH jedoch deutlich, dass es nicht um die Einbeziehung von Austauschmitteln (also Äquivalenten) geht, sondern darum, die technische Information, die der Fachmann durch eine Schrift erhält, in ihrer Gesamtheit zu erfassen. In diesem Zusammenhang betont der BGH ausdrücklich, etwa im 2. Leitsatz der Entscheidung, dass eine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen, etwa durch für den Fachmann denkbare Abwandlungen und Weiterentwicklungen, über den Offenbarungsgehalt einer Druckschrift hinausgeht.

Nach Ansicht des BGH finden diese Grundsätze auch auf das Gebiet der Chemie Anwendung, und insbesondere auf die Beurteilung des Informationsgehalts einer Strukturformel. Die Fähigkeit des Fachmanns, mit Hilfe bekannter Verfahren und seines sonstigen Fachwissens eine mehr oder weniger große Anzahl von Einzelverbindungen herzustellen, die unter eine offenbarte Strukturformel fallen, darf laut BGH nicht mit der Offenbarung dieser Einzelverbindungen gleichgesetzt werden. Soweit der noch zum Patentgesetz 1968 ergangenen Entscheidung "Flouran" etwas anderes zu entnehmen sein sollte, hält der BGH daran für das geltende Patentrecht nicht fest. Als offenbart kann laut BGH eine nicht ausdrücklich genannte Einzelverbindung vielmehr nur dann gelten, wenn der Fachmann sie im vorstehend ausgeführten Sinne "mitliest", etwa weil sie ihm als die übliche Verwirklichungsform der genannten allgemeinen Formel geläufig ist und sich ihm daher sofort als jedenfalls auch gemeint aufdrängt, wenn er die allgemeine Formel liest.

Der BGH sieht sich mit dieser allgemeinen Beurteilung des Offenbarungsgehalts chemischer Formeln im Wesentlichen in Einklang mit der Rechtsprechung des High Court für England und Wales und des EPA. Zustimmend wird in diesem Zusammenhang unter anderem die EPA-Rechtsprechung zur Neuheit von Stereoisomeren zitiert (z.B. T 296/87 - Enantiomere/HOECHST; Amtsblatt EPA 1990, 195). Der BGH deutet dabei an, dass eine neuheitsschädliche Vorwegnahme eines Stoffes nur dann anzunehmen ist, wenn eine beanspruchte Verbindung das zwangsläufige Ergebnis eines vorbeschriebenen Verfahrens ist oder sie in spezifischer, d.h. "individualisierter" Form offenbart wurde.

Angewandt auf den Streitfall in der "Olanzapin"-Sache verneinte der BGH eine Vorwegnahme des Anspruchsgegenstands durch eine wissenschaftliche Veröffentlichung (Chakrabarti et al.), weil Olanzapin lediglich eine von zwölf Verbindungen war, die der Fachmann bei der gedanklichen Aufstellung der Substituentenliste als unter die allgemeine Formel fallend erkennen konnte, die Verbindung jedoch keine von den Verfassern hergestellte Einzelverbindung darstellte und auch im Text der Druckschrift nicht speziell erwähnt wurde. Die gleiche Schlussfolgerung wurde in Bezug auf andere Druckschriften gezogen, auf die sich die Klägerinnen für ihren Neuheitsangriff gestützt hatten.

Die Erwägungen des BGH in der "Olanzapin"-Entscheidung zur Frage der erfinderischen Tätigkeit (die ebenfalls anerkannt wurde) sind gleichfalls von Interesse. Der BGH erwähnte insbesondere, dass ein Vorrang des "nächstkommenden Standes der Technik" bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht bestehe. Erst aus rückschauender Sicht werde nämlich erkennbar, welche Vorveröffentlichung der Erfindung am nächsten komme und wie der Entwickler hätte ansetzen können, um zu der erfindungsgemäßen Lösung zu gelangen. Diese Erwägungen deuten eine gewisse Zurückhaltung hinsichtlich des vom EPA praktizierten "Aufgabe-Lösungs-Ansatzes" an, der sich üblicherweise sehr maßgeblich auf den nächstkommenden Stand der Technik stützt. Dies deckt sich mit der Auffassung in deutschen Patentrechtskommentaren, nach der der "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" des EPA eine gewisse Gefahr rückschauender Betrachtungsweise mit sich bringt.

Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 2/06 ("WARF/Thomson Stammzell-Anmeldung") veröffentlicht

Die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (GBK) hat am 27. November 2008 über die Patentierbarkeit von biotechnologischen Verfahren unter Verwendung von embryonalen Stammzellen entschieden.

Die Entscheidung beantwortet von einer Technischen Beschwerdekammer des EPA vorgelegte Fragen ob, und unter welchen Voraussetzungen Verfahren zur Gewinnung von embryonalen Stammzellen aus Primaten (einschließlich Menschen) im Einklang mit dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) patentfähig sein können.

Die Wisconsin Alumni Reseach Foundation (WARF) hatte 1995 eine Erfindung zum Patent angemeldet, die von der Prüfungsabteilung zunächst zurückgewiesen wurde. In der anschließenden Beschwerde der Anmelderin kam die mit der Anmeldung befasste Beschwerdekammer 3.3.8 zum Ergebnis, einige Fragen bezüglich der Patentierbarkeit von humanen Stammzellkulturen der Großen Beschwerdekammer des EPA (GBK) vorzulegen.

Die GBK entschied nun in G 2/06 dass es nicht mit dem EPÜ vereinbar ist, Erfindungen zu patentieren die notwendigerweise die Verwendung und Zerstörung von menschlichen Embryonen umfassen. Die GbK betonte jedoch auch, dass die vorliegende Entscheidung nicht die allgemeine Frage der Patentierbarkeit von humanen Stammzellen berührt. In ihrer Entscheidung berief sich die GBK auf Art. 53(a) EPÜ und auf die EU Biotechnologie-Richtlinie 98/44/EC, die 1999 in das EPÜ implementiert wurde.

Darüber hinaus lehnte die GBK auch eine Vorlage der Fragen beim Europäischen Gerichtshof mangels entsprechender rechtlicher Grundlage und fehlender institutioneller Verbindung zwischen den Beschwerdekammern des EPA und dem Europäischen Gerichtshof ab.

Eine ausführlichere Diskussion der Entscheidung und Ihrer Bedeutung für die Praxis finden sie auf unserer englischsprachigen News-Seite hier.

Die Entscheidung G 2/06 im Originaltext finden Sie unter folgendem Link.

Patentrechtsmodernisierungs-Gesetzentwurf

Am 15. Oktober 2008 wurde im Bundeskabinett ein Gesetzentwurf zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts beschlossen. Ziel der Gesetzesänderung ist es die Anmeldung von Patenten und Marken zu vereinfachen und die Gerichtsverfahren zu verkürzen. Die Hauptpunkte des Gesetzenwurfs können wie folgt zusammengefaßt werden:

Reform des Patentnichtigkeitsverfahrens: Das Bundespatentgericht muss die Pateien künftig nach dem Parteivortrag ausdrücklich auf die relevanten Fragen hinweisen und ihnen eine ergänzende Stellungnahme ermöglichen. Für die Stellungnahme wird eine Frist festgesetzt, um vor überraschendem neuen Vortrag bei der mündlichen Verhandlung zu schützen.

Reform des Berufungsverfahrens: Die Aufgaben des Bundesgerichtshofs beschränken sich zukünftig auf eine Rechtskontrolle der Entscheidungen des Bundespatentgerichts. Eine ergänzende Tatsachenfeststellung ist nur noch in Ausnahmefällen möglich. Der Patentinhaber kann sich im Nichtigkeitsberufungsverfahren nicht mehr mit einer geänderten Fassung des Patents verteidigen.

Modernisierung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen: Das Verfahren bei Arbeitnehmererfindungen wird durch Einführung einer Inanspruchnahmefiktion vereinfacht. Dadurch geht die Arbeitnehmererfindung nach 4 Monaten automatisch auf den Arbeitgeber über und der Arbeitnehmer erhält dafür einen Vergütungsanspruch.

Vereinfachung bei den Regelungen in Bezug auf den Inlandsvertreter: Das zwingende Erfordernis eines Zustellungsbevollmächtigten für Inlandsvertreter aus dem EU-Ausland sowie aus EWR-Vertragsstaaten wird abgeschafft. Dafür wird die Zustellung an sich im Ausland befindende Emfpänger neu geregelt.

Änderungen des Patentkostengesetzes: Die Anmeldegebühren für elektronisch eingereichte Patentanmeldungen wird weiter gesenkt, um den Anreiz für diese Form der Anmeldung zu erhöhen. Die Höhe der Anmeldegebühr richtet sich zukünftig nach der Anzahl der Patentansprüche. Damit soll die Arbeitsbelastung des DPMA reduziert und Auftragsüberhang vermieden werden.

Änderungen des Markengesetzes: Im Widerspruchsverfahren können nicht eingetragene ältere Kennzeichenrechte geltend gemacht werden. Damit wird die Ungleichbehandlung von Inhabern älterer und jüngerer Kennzeichenrechte aufgehoben. Desweiteren wird die Möglichkeit geschaffen, anstelle einer Erinnerung gleich die Beschwerde einzulegen. Internationale Marken können in Zukunft in englischer oder französischer Sprache angemeldet werden.

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